GF, GS, Ingenieure, Entwickler als Erfinder
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Verfasser : Herr Werner Grosse
IPM International Perforation Management
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copyright: Mr. Werner Grosse
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INHALT
1. Einleitung
2. Stellung des Geschäftsführers
3. Geschäftsführer als Erfinder
4. Anwendbarkeit des Arb. EG
5. Recht an der Erfindung
6. Erfindungsvergütung
7. Präventive Vertragsmöglichkeiten
8. Zusatzvereinbarung
9. Literaturhinweise
1. Einleitung
In Deutschland wird überwiegend die GmbH als Rechtsform für
juristische Personen einer Firma gewählt, da eine Reihe von Vorteilen
für den Kapitaleinsatz, sowie eine Personentrennung oder Gemeinsamkeit
zwischen den Gesellschaftern und der Geschäftsführung bestehen, wie
allgemein bekannt ist.
Aus der Sicht einer kleinen und technisch innovativen GmbH sowie als
geschäftsführender Gesellschafter möchte ich mit diesem Vortrag die
Situation für Geschäftsführer näher erläutern und aus
unterschiedlichen Betrachtungswinkel darstellen, die
entwicklungstechnisch und erfinderisch aktiv im Unternehmen tätig
sind.
Dabei ist es von erheblicher Bedeutung, ob der Geschäftsführer auch
Mitinhaber der Firma, also geschäftsführender Gesellschafter ist, und
wie die Gesellschafteranteile und deren Kapital-, know-how oder
wirtschaftlichen Interessen verteilt sind.
Daher beziehen vertiefen sich die Ausführungen primär nicht auf eine
Vielzahl von Rechtsaspekten, die im Literaturverzeichnis nachzulesen
sind, sondern im wesentlichen auf die Stellung des Geschäftsführers
als Erfinder, der Erfindungsverwertung, Patentanmeldung,
Weiterführung, Vergütungs- und Eigentumsfrage und ebenso auf das damit
verbundene Innen- und Außenverhältnis zur GmbH.
2. Stellung des Geschäftsführers
Basis für die rechtliche Stellung des Geschäftsführers innerhalb der
GmbH bildet das GmbH-Gesetz, im einzelnen die § 35 - 52, sowie der
Gesellschaftsvertrag und die Bestellung als Geschäftsführer. Wie
allgemein bekannt wird die Gesellschaft durch den oder die
Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Der oder
diese werden von der Gesellschaft bestellt, im Handelsregister
eingetragen und führen die Geschäfte der GmbH mit allen Rechten und
Pflichten nach dem Gesellschaft- und Geschäftsführervertrag.
Eine GmbH kann einen oder mehre Geschäftsführer haben, deren weiteren
Befugnisse und geschäftlichen Handlungsfreiräume im Geschäftsführer-
oder im weiteren im Gesellschaftsvertrag festgelegt sind. In wieweit
und welchem Umfang für den oder die Geschäftsführer, also
Organmitglieder der juristischen Person, bei direkt initiierten oder
beteiligten Erfindungen, Patentanmeldungen, erteilten Patenten,
Lizenzvergaben usw. die betreffenden Rechtskriterien vertrags-
rechtlich tangiert sind, ist allein abhängig vom Inhalt des
Geschäftsführervertrages. Daher erscheint mir die Vor- und
Hintergrundinformation für diese Thematik von fundamentaler Bedeutung.
3. Geschäftsführer als Erfinder
Ist der erfinderisch, innovativ und/oder als Entwicklungsingenieur
tätige Geschäftsführer alleiniger Inhaber oder Mehrheitsgesellschafter
der Firma, so stellen sich selbstredend die eingangs genannten
rechtlichen Fragen hinsichtlich der Erfindungsverwendung als
Betriebsgeheimnis, zur Patentanmeldung oder zum know-how Verkauf
nicht, sofern nicht anderes im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist
oder bei mehren Geschäftsführer, eine Miterfinderschaft vorliegt.
Im Falle einer Mehrheitsbeteiligung und alleiniger Geschäftsführung
kann der Geschäftsführer nach seinen bestehenden Verträgen selbst
bestimmen, was mit der Erfindung geschehen soll.
Des weiteren hat er die Möglichkeit, mit der GmbH einen know-how
Vertrag abzuschließen, der es ihm erlaubt, alle Erfindungen,
Patentanmeldungen und Patente auf seinen Namen anzumelden, der GmbH
uneingeschränkte Nutzungs-rechte einzuräumen, die Kosten von ihr
übernehmen zu lassen und einen Lizenzsatz hierfür zu erhalten. Hierbei
sind allerdings der § 181 BGB und eine Reihe steuerrechtlicher
Elemente zu beachten. Ein weiterer, offenkundiger Vorteil von
derartigen know-how Verträgen ist im Falle eines GmbH-Konkurses oder
Auflösung zu sehen.
Grundsätzlich ist der Geschäftsführer aufgrund seiner geschäftlichen
Position und Tätigkeit nicht bei der GmbH angestellt, um für die sie
kostenfreie Erfindungen zu kreieren. Daran ändert sich auch nichts,
wenn er nach seinem Dienstvertrag primär für Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben zuständig und tätig ist. Dies gilt gleichermaßen
auch für GmbH’s, in denen der Geschäftsführer nicht Mitgesellschafter
der Firma ist oder nur eine Minderheitsbeteiligung besitzt.
Unter der zuletzt genannten Gesellschaftskonstellation und ohne
Berücksichtigung des Arb. EG können für Geschäftsführer noch weitere
Grundsatzaspekte zu den bisher aufgeführten hinzukommen, welche durch
Interessenkollisionen und Erklärung zum Betriebsgeheimnis mit den
anderen Gesellschaft oder der Mehrheitsgesellschafterin sowie
bestimmten Interessenfestschreibungen in Gesellschaftsbeschlüssen
verbunden sind.
Unter diesen geschilderten Bedingungen ergibt sich für viele
Geschäftsführer in kleineren GmbH’s eine völlig unklare
Rechtssituation, zur Vorgehensweise, der eigenen Eigentumsrechte sowie
dem Vergütungsanspruch für Erfindungen und Patenten gegenüber der
Gesellschaft.
4. Anwendbarkeit des Arb. EG
Mangels arbeitsrechtlicher Weisungsgebundenheit und aufgrund der
Repräsentantenstellung sind die gesetzlichen Vertreter von
juristischen Personen und Personengesamtheiten, also Organmitglieder,
keine Arbeitnehmer im Sinne des Arb. EG. Daher verbietet sich auch
eine analoge Anwendung des ArbEG für den Geschäftsführer.
Die mangelnde Anwendbarkeit des ArbEG führt aber nicht zwangsweise zur
freien Erfindung für Geschäftsführer. Das Recht an der Erfindung des
Geschäftsführer steht aber auch nicht uneingeschränkt der Gesellschaft
zu. Ob und in welchem Umfang ein Organmitglied verpflichtet ist, in
seiner Person entstehende Rechte ( § 6 Satz 1 PatG ) an einer von ihm
entwickelten Erfindung auf die GmbH übertragen muss, bestimmt sich
wiederum nach dem Inhalt und Zweck seines Dienst- bzw. des
Gesellschaftervertrages ( § 611 BGB ) und der damit verbundenen
Treuepflicht.
Wie bei dem ArbEG ist auch hier der Geschäftsführer in jedem Fall dazu
verpflichtet, jede Erfindung auf formalem Wege der Gesellschaft
unverzüglich und mit allen notwendigen Unterlagen anzuzeigen.
5. Recht an der Erfindung
Nach § 6 des PatGesellschaft hat der Erfinder oder sein
Rechtsnachfolger das Recht auf das Patent. Haben mehre gemeinsam eine
Erfindung gemacht, so steht Ihnen das Recht auf das Patent
gemeinschaftlich zu.
Haben mehre die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das
Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt gemeldet hat.
Das Recht auf das Patent ist ein unvollkommenes, absolutes und
immaterielles Güterrecht. Es ist absolut, da es sich gegen jeden
Dritten - ausgenommen einen zweiten Erfinder - richtet, es ist
unvollkommen, weil es kein ausschließliches Be-nutzungsrecht und kein
Verbietungsrecht gegenüber dritten Benutzern gewährt. Diese Rechte
bietet erst das erteilte Patent. Es ist ein echtes Vermögensrecht, da
es dem Schutz von Artikels 14 des GG unterliegt und im weiteren ein
sonstiges Recht im Sinne des § 823 des BGB ist.
Der Geschäftsführer kann über seine Erfindungen im voraus zugunsten
seiner Gesellschaft verfügen oder sich im voraus zur Übertragung
verpflichten. Bei der Vorausverfügung erwirbt die Gesellschaft ohne
weitere Übertragung das Recht an der Erfindung. Bei einer bloßen
Übertragungsverpflichtung ist eine formale Übertragung noch
notwendig.
Fehlt für diese beiden Übertragungswege eine vertragliche Regelung
oder ausdrückliche Verabredung, so sind bei Auslegungszweifel die
Umstände entscheidend, insbesondere auch die Behandlung früherer
Erfindungen, mit denen der Geschäftsführer nach seinem Dienstvertrag
für die Gesellschaft erfinderisch tätig oder auf technische Neuerungen
bedacht sein muss. Beruht die Erfindung überwiegend auf Mitteln,
Erfahrungen und Vorarbeiten des Unternehmens, so kann nach Treu und
Glauben ( § 242 BGB ) eine Pflicht bestehen, Erfindungsrechte ganz
oder teilweise auf die Gesellschaft zu übertragen.
Bei einem „abhängigen Organträger“ reicht die Tatsache, dass
Anregungen zur Erfindung aus dem Unternehmensbereich kamen oder dass
ein Unternehmen mit dem Einsatz der Erfindung wirtschaftliche Vorteile
erlangen könnte, für sich allein dagegen noch nicht zur Annahme einer
Übertragungspflicht aus.
Die Firma hat hierzu frühzeitig und zum Abschluss des Dienstvertrages
die Möglichkeit, auf die Übertragungsrechte und das Prozedere
einzuwirken. Daher ist eine Abtretung oder Einräumung von
Erfindungsrechten regelmäßig nicht durch die Berufung auf die
Treuepflicht des Geschäftsführers durchsetzbar.
In der Rechtssprechung und publizierten Kommentaren wird nur sehr
wenig auf möglichen Konfliktfragen zur Erklärung eines
Betriebsgeheimnisses und der Veröffentlichung des Erfindung know-how
eingegangen, die unmittelbar mit wirtschaftlichen Interessen der
Gesellschaft verbunden sein können. Dies trifft dann im besonderen
Maße zu, wenn bei einer kleinen Firma die Gesellschaft aus zwei oder
mehr unterschiedlichen Gesellschaft als juristische Personen, also
auch andere oder größere Firmen, oder sich anderseits auch aus
natürlichen Personen zusammensetzen.
Hier kann die Interessenlage für Erfindungen, Patentanmeldungen und
insbesondere auch für internationale Weiterführungen absolut konträr
sein, so dass präventive Vertragslösungen unbedingt angestrebt werden
sollen.
Übertragbar sind diese Konfliktfragen ebenso bei einer Erklärung zur
freien Erfindung durch den Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft,
da sich auch hierbei nicht immer alle Rechts- und Interessenaspekte
eindeutig und im Vorfeld abgrenzen lassen.
Zur moderaten Sicherstellung eines harmonisierten Geschäftsbetriebes
aller Beteiligten sollten konsensfähige Vertragslösungen herbeigeführt
werden, um nicht durch die entstandene Situation der Geschäftsführer-
Erfindung zusätzliche Tangierungs- und Kollisionspunkte zu erzeugen.
6. Erfindungsvergütung
Wie schon ausgeführt, handelt es sich bei der Entwicklung oder einer
technischen Neuerung und daraus entstandenen Erfindung nicht um eine
durch die vertraglich vereinbarten Bezüge abgegoltene Sonderleistung,
wenn der Geschäftsführer für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
nicht dienst- oder gesellschaftsvertraglich tätig oder Bereichs
zugewiesen ist. Daher steht ihm für die Nutzung seiner Erfindung
seitens des Unternehmens und entsprechend dem Grundgedanken des § 612
BGB eine angemessene Vergütung zu.
Nach den Betrachtungen der Fragen zu den Eigentumsrechten, dem
Übertragungsprozedere auf die Gesellschaft, in- und/oder ausländischen
Patentanmeldungen, Betriebsgeheimnissen usw. ist somit das ArbEG für
Geschäftsführer-Erfindungen nur in wenigen Ausnahmefällen zutreffend.
Dagegen ist aus unterschiedlichen Literaturen und gängiger
Rechtspraxis eine finanzielle Bewertung und Vergütung der
Geschäftsführer-Erfindung nach der Prämisse und Richtlinien des ArbEG
gemäß § 12 möglich und auch häufig angewandt.
Eine Pauschalvergütungsregelung ist zur Vermeidung von
Interessenkonflikten und den zuvor genannten Bedingungen denkbar, wenn
ein direkter Einfluss auf Produktentscheidungen vorhanden ist.
Eine weitere Möglichkeit zur Vergütungsfeststellung bieten die
Schiedsstellen der Patentstreitkammern des jeweiligen Landesgerichtes.
Allerdings sind bei derartigen Verfahrensbeschreitungen mögliche
Auswirkungen auf das Geschäftsklima und den Geschäftsbetrieb für den
Geschäftsführer und der GmbH zu berücksichtigen ( s. Kap. 3 ).
Haben sich die Gesellschafter mit dem Geschäftsführer im Grundsatz auf
eine Vergütungsregelung nach dem ArbEG verständigt, so sind die Fragen
hinsichtlich der Kriterien wie : Lizenzanalogie, Bezugsgröße, Status
und Stellung des Geschäftsführer für die jeweilige Erfindung, deren
Zustandekommen, Lösung der Aufgabe, dem Anteilsfaktor, der Anwendung
einer Abstaffelung, Lizenzsatz usw. eindeutig und im Konsens ( § 133
und 157 BGB ) zu klären und in einer schriftlichen Erklärung
festzuhalten. Diese könnte auch für zukünftige Verfahrensfragen und
Erfindungsvergütungen eine Orientierungshilfe sein.
Bei Pauschalvergütungen kann ebenfalls nach Feststellung der
Erfindungshöhe die Lizenzanalogie als Bewertungsmaßstab dienen. Andere
Faktoren wie : Nichtanmeldung, Betriebsgeheimnis, Lizenzvergabe,
Übertragungsrechte usw. sind möglicherweise zum finanziellen Vorteil
des Geschäftsführer zu berücksichtigen. Abschließend gilt es, auch
diese Lösung auf dem Verhandlungswege mit den Gesellschaft
herbeizuführen.
Bei mehren Vergütungszahlungen innerhalb eines Jahres ist es
steuerrechtlich notwendig, den Mehrwertsteuersatz mit einzubeziehen.
Desgleichen gilt dies bei know-how Verträgen ( s. Kap. 3 ).
Ist der Geschäftsführer Mitgesellschafter des Unternehmens ( s.
Ausführungen im Kap. 3 ) so kommen zu den elementaren,
wirtschaftlichen Betrachtungen hinsichtlich : in- und ausländischen
Patentanmeldungen, Lizenzvergaben, know-how Kooperationen oder
Verträge, Lizenzerlöse, Betriebsgeheimniserklärungen, nicht getätigte
Produktverkaufsmöglichkeiten, entgangene Gewinne, Wettbewerbsvor- oder
Nachtteile, Innovationsschub oder Blockade usw. zum grundsätzlichen
Vergütungsanspruch noch hinzu.
Nach Regeln der Vernunft und demokratischen Verfahren entscheidet die
Gesellschaft per Beschluss über diese Kardinalpunkte. Hierbei ist es
von elementarer Bedeutung, ob eine einfache oder 2/3 Mehrheit zur
Beschlussfassung gemäß des Gesellschaftervertrages notwendig ist.
7. Präventive Vertragsmöglichkeiten
Besonders wichtig und von entscheidender Bedeutung für alle mit dem
Geschäftsführervertrag und bei der Erfindungslösung verbundenen
Rechts-, Verfahrens- und Vergütungsfragen ist die patentanwaltliche
Beratung für den Geschäftsführer. Dies sollte für ihn selbst schon im
Vertragsvorfeld und auf eigene Rechnung als Privatperson erfolgen,
damit eine konfliktfreie Basis und patentanwaltliche Betreuung
geschaffen wird.
Dies sollte allerdings bei Geschäftsführervertragsverhandlungen nicht
darin münden, dass sich die Gesellschafter und der Geschäftsführer zu
sehr und konträr mit Vertragsdetails auseinandersetzen, sondern
hinsichtlich der Geschäftsführererfindungen die anzuwendenden
Verfahrenswege gemeinsam und klar zu definieren und schriftlich
festlegen. Des weiteren eine Regelung enthalten ist, was bei einem
vertraglich regulären oder vorzeitigem Ausscheiden des
Geschäftsführers aus der GmbH mit laufenden oder schwebenden
Erfindungen geschehen soll.
8. Zusatzvereinbarung
Eine Zusatzvereinbarung zum Geschäftsführervertrag bietet den
Gesellschaftern und Geschäftsführer auch nachträglich die Möglichkeit,
alle wesentlichen und hier angesprochenen Rechtsfragen zu verifizieren
und deren Maßgaben nach dem bestehenden Gesellschafter- und
Geschäftsführervertrag umzusetzen.
Dies völlig unbenommen von der Konstellation der Gesellschaft, deren
Anteils- und Interessenverteilung und der Tatsache, ob der
Geschäftsführer deren Mitglied ist oder nicht.
Im wesentlichen sollte die Zusatzvereinbarung folgende Schwerpunkte
beinhalten und für beiden Parteien eindeutig beschreiben :
Auflistung der betreffenden Geschäftsführererfindungen oder bereits
laufende Patentanmeldungen
eingeschränkte oder uneingeschränkte Wahrnehmung der Übertragungs- und
Nutzungsrechte durch die GmbH
Berechnungs- und Vergütungsmodus für laufende oder zukünftige
Erfindungen und Anmeldungen von der GmbH an den Geschäftsführer
Kostenträger für mögliche Anmeldungsübertragungen auf die GmbH
Exakte Formulierung was Erfindungen des Geschäftsführer sind, wem sie
eigentumsrechtlich zu stehen und wann der Vergütungsanspruch wirksam
wird
Festlegungen zur Erfindungsverwertung, in welcher Weise sie
patentrechtlich oder technisch weitergeführt werden soll, durch einen
Gesellschafterbeschluss
zeitliche Rahmenbedingungen hierfür
Endscheidungsfreiheit der Gesellschaft über die Erfindung,
insbesondere über in- und ausländische Anmeldungen
Sonderfälle zur Erklärung als Betriebsgeheimnis durch die Gesellschaft
Laufzeit der Vereinbarung und Streitigkeitslösung
Es ist leicht einzusehen, dass auch die Zusatzvereinbarung keine
Patentlösung für alle denkbaren und zuvor vertraglich nicht bedachten
Situationen für den Geschäftsführer als Erfinder bietet.
Aus den notwendigen Vertragspunkten ist im Ansatz schon zu erkennen,
dass für alle Beteiligten eine Interessenabwägung hinsichtlich der
Eigentums- und Patentrechte, technisch-innovativen
Erfindungsförderung, Vergütungsumfang, Kostenentwicklung und
Produktkreation stattfinden muss.
Aber im Hinblick auf die Grundsatzinteressen der Gesellschaft, der
Gesellschafter und des auf dieser Basis tätigen und handelnden
Geschäftsführers sollten Kompromisslösungen, unter Berücksichtigungen
aller Einzelinteressen, möglich sein. Gleichwohl im Interesse der
Erfindungsverwertung und technischen Innovationsmöglichkeit für eine
kleine oder auch größere GmbH.
9. Literaturhinweise
§ 133, 157, 242, 611, 612, 823 BGB und Art. 14 GG
§ 8 - 12 ArbG
§ 35 - 52 GmbHG
§ 6 PatG
DABEI Handbuch für Erfinder & Unternehmer : Kap. 7.4,
Arbeitnehmererfindungsrecht, G. Kaube
Kommentar über Arbeitnehmererfindungen vom 25.7.57 2.Auflage vom 31.
3.90 : § 1, von PA Dr. Kurt Bartenbach
Betriebliche Regelung des Erfindungswesens : 4.Auflage, Schade/Gaul/
Bartenbach
GmbH & Co. : Schutz zur persönlichen Haftung : 48 Auflage
Patente schützen Ideen, Ideen schaffen Arbeit : BMBF Patentinitiative
Innovation 96
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